Las marcas de cannabis deben actuar una diligencia cuidadosa, en este caso vemos a Spotify haciéndole la guerra a una naciente marca de cannabis que pretendía utilizar un nombre similar.
Y aunque el juego de palabras es ingenioso (ya que como sabemos “Pot” es uno de los tantos nombres en ingles con el que se conoce el cannabis), se debe tener cuidado cuando la similitud es tanta con una marca tan reconocida.
La Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas dictaminó que las solicitudes de las marcas “POTIFY” y “POTIFY & Design” no serían aprobadas siguiendo los argumentos dados por la marca Spotify.
La primera sesión de 2022 celebrada por la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas Registradas (TTAB) reconoció que la marca registrada SPOTIFY es famosa y distinta.
La Junta se puso del lado de la compañía de transmisión de música en este caso de disputa de marca registrada. Los abogados de Spotify argumentan que la aprobación de la marca POTIFY tendrá un impacto negativo y diluyente en la marca registrada “SPOTIFY”.
También agregaron que la marca SPOTIFY se hizo conocida años antes de que se estableciera POTIFY
La marca “POTIFY” está vinculada con una empresa de software estadounidense afiliada a la industria del cannabis. La marca se utiliza para describir los productos de la empresa, que se venden en una aplicación diseñada para comercializar legalmente la marihuana.
El deseo de una empresa es tener una marca famosa que se pueda conectar fácilmente a sus productos (bienes o servicios) en la mente de los consumidores.
Leyes sobre marcas registradas en los Estados Unidos
La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) es responsable de aprobar y registrar marcas y patentes. La TTAB es una agencia neutral bajo la USPTO que sirve como tribunal para disputas de marcas y patentes.
En caso de conflictos como el caso Spotify vs. Potify, la TTAB interviene para tomar una decisión imparcial. La controversia comenzó cuando US Software Inc. presentó una solicitud para registrar su marca Potify.
La similitud entre las dos marcas es obvia porque, excepto por la “S”, ambos patrones se escriben de la misma manera.
La TTAB determina qué marca es indiscutiblemente famosa. En estos juicios, ambas partes deben cumplir cuatro requisitos no excluyentes para demostrar que su marca es la más famosa. Estos cuatro criterios incluyen:
- El volumen y alcance geográfico de las ventas generadas por la marca.
- La duración y extensión geográfica de la publicidad de la marca.
- Constancia de inscripción en el Registro Principal.
- El alcance y la extensión del reconocimiento de la marca.
POTIFY contra SPOTIFY
Para tomar una decisión de manera eficiente, la junta solicitó que ambas partes presenten evidencia de que su marca cumple con los requisitos mencionados anteriormente.
Durante este juicio, Spotify estableció su supuesta fama, acumulada a lo largo de los años desde 2011. La empresa sueca presentó pruebas de que promociona sus servicios de transmisión de música utilizando la marca SPOTIFY.
Durante la oposición consolidada, Spotify también proporcionó pruebas de que atiende a una amplia gama de consumidores en todos los grupos de edad y en todos los estados de los EE.UU.
También presentó copias de anuncios anteriores colocados en publicaciones nacionales como Vanity Fair, The New York Times, Billboard y Piedra rodante.
Esto también se vio amplificado por los diversos anuncios visuales y de audio publicados por las principales estaciones de radio y televisión a lo largo de los años.
A principios de 2017, el presidente Barack Obama fue honrado con un puesto de trabajo honorario titulado “Presidente de listas de reproducción” después de que anunciara que le encantaría trabajar en la compañía de transmisión de música después de completar su mandato.
Los requisitos para el puesto de trabajo incluían credenciales que solo poseía Obama. Esta estrategia de marketing fue tendencia en las dos principales tendencias en Twitter y llegó a muchas audiencias dentro y fuera de la plataforma.
Spotify también presentó sus registros de redes sociales para su consideración. En Facebook, la marca tiene más de 23 millones de Me gusta, 1 millón de suscriptores de YouTube y casi 6 millones de seguidores en Instagram.
Esto demostró que la marca SPOTIFY tiene un amplio reconocimiento. Los equipos de la marca presentaron encuestas estadísticas para demostrar que un alto porcentaje de la población estadounidense conoce Spotify y los servicios que presta.
Además de estos, Spotify mostró la propiedad de un registro indiscutible en el Registro Principal, que se realizó hace unos trece años. Los registros no mostraban ningún reclamo de distintividad adquirida.
Por otro lado, el equipo de Potify afirmó que Spotify o Shopify no influyeron en el nombre de la marca. También señaló las discrepancias en las objeciones de Spotify, afirmando que hay al menos otras tres marcas que terminan en “otify”.
Según el ángulo presentado por el equipo legal de Spotify, marcas como Notify, Plotify, Votify y Clotify no deberían estar registradas, pero todas lo están.
La decisión final
La TTAB dictaminó que la marca SPOTIFY era más famosa y, como tal, la marca Potify podría diluir su fama si se registra. El equipo legal de Potiify afirmó que había criterios en los que la junta podría haber basado su juicio en lugar de la “fama”.
Kevin Davis, el abogado a cargo, agregó que la protección excesivamente amplia de la marca Spotify se debía claramente a su fama.
A pesar de esta opinión impopular de la marca defensora, queda claro que Spotify estableció claramente cómo Potify podría diluir y, posteriormente, disminuir la singularidad de la marca SPOTIFY en un futuro próximo.
Spotify demostró que tiene la marca más distintiva y famosa. La marca Potify comenzó a usar su marca en 2015, aproximadamente tres años después de que la marca SPOTIFY se convirtiera en un nombre familiar en los EE. UU., y la aprobación de la marca del solicitante probablemente resultaría en una imagen borrosa o empañada de la marca Spotify.
Lo que esto significa para la industria del cannabis
En los próximos años, los clientes conocerán muchas marcas de cannabis, muchas de las cuales intentarán construir su marca en torno a una marca existente y bien establecida.
Sin embargo, como ocurre con muchas marcas nuevas que hacen esto, esta prueba concluida entre SPOTIFY y POTIFY muestra que todo será resistido.
Los empresarios deben familiarizarse con las leyes de marcas registradas. También deben solicitar la asistencia de abogados de marcas registradas para evitar más disputas de marcas registradas.
Pensamientos finales
El derecho de marcas es un área sumamente delicada que debe ser profundizada con la debida comprensión. La TTAB concluyó que la marca Potify era sorprendentemente similar a la marca Spotify en sonido, connotaciones, impresión comercial y apariencia.
El equipo de Potify cometió su primer error cuando no obtuvo un abogado de marca registrada antes de presentar sus solicitudes de marca registrada.
Hacer esto le habría ahorrado a la compañía incontables horas y cientos de miles de dólares que se usaron para pelear esta batalla de marcas registradas en los últimos cinco años.
Las empresas emergentes deben realizar una búsqueda simple de marcas y contratar un abogado de marcas adecuado antes de registrarlas en la USPTO.
Las marcas deben comprender que escalar a través de la fase de examen de la USPTO no significa automáticamente que las solicitudes serán aprobadas.
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